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权利要求新增专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断

前言

中国专利法第三十三条规定,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。通常,在修改专利申请文件时,“原说明书和权利要求书记载的范围”,一般会被理解为原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容。以下案例涉及权利要求修改时加入专利申请文件隐含公开内容的修改超范围判断。

案情介绍

涉案专利是名称为“一种高压自紧式法兰”(申请号:201611044305.8)的发明专利申请(以下简称涉案申请),申请人为中国国内企业—成都植源机械科技有限公司(以下简称植源公司)。

2019年2月27日,植源公司针对涉案申请向国家知识产权局提出复审请求,国家知识产权局于2020年3月17日做出了维持驳回决定的复审决定,理由为:植源公司在提出复审请求时在权利要求1增加的技术特征“β<α”超范围,删除该特征后,权利要求不具备创造性。

植源公司不服,向北京知识产权法院(一审法院)提起诉讼。北京知识产权法院于2020年12月29日作出(2020)京73行初7100号行政判决,判决撤销被诉决定,判令国家知识产权局重新作出复审请求审查决定。一审法院认为:本领域技术人员对于“β<α”这一技术特征,可以由原说明书和权利要求书所记载的内容直接地、毫无疑义地确定,该修改符合专利法第三十三条的规定。

国家知识产权局不服,向最高人民法院(二审法院)提起上诉。二审法院于2022年7月13日作出(2021)最高法知行终440号行政判决,判决驳回上诉。二审法院认为一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

争议焦点

本案二审争议焦点问题是:植源公司在涉案申请权利要求1中增加“β<α”的内容是否违反了专利法第三十三条的规定,即上述修改是否超出涉案申请原说明书和权利要求书记载的范围。 

涉案专利

涉案专利涉及高压自紧式法兰(截面图如下所示),其用于管路连接,通过套节4与T型密封环1的唇部1-2外斜面接触过盈配合实现自紧密封作用。

其中,α为套节4与T型密封环1的唇部1-2外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度,β为T型密封环1的唇部1-2的斜面的倾斜角度。

原权利要求书和说明书并未明确记载复审请求时加入到权利要求1中的特征“β<α”。

二审意见

专利法第三十三条规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于“原说明书和权利要求书记载的范围”,应该从所属领域技术人员角度出发,以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容:一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容;二是所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容。虽然申请人在权利要求中增加的内容在原专利申请文件中并未明确记载,但是,如果该增加的内容已为原专利申请文件所隐含公开,属于所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件,结合发明目的,能够直接、明确地推导出的内容,则该修改应该得到允许。 

涉案申请要求保护一种高压自紧式法兰。原说明书和权利要求书虽然没有明确记载β与α的关系,但结合本专利说明书公开的内容可知,只有在T型密封环的唇部斜面倾斜角度β小于套节与T型密封环的唇部外斜面接触过盈配合而存在的过盈角度α的情况下,才能使套节与密封环产生适当线接触力,形成密封,并实现压力越高,自紧密封性能越好的技术效果。在β>α的情况下,当管道内部通过高压介质时,T型密封环的唇部内外两侧均受压,套节密封锥面与密封环的唇部外斜面无法形成接触压强,在β=α的情况下,T型密封环的唇部外斜面与套节斜面即法兰端面完全贴合,无法形成线接触力,只能形成面接触力,均无法实现本申请说明书所记载的压力越高、自紧密封性能越好的技术效果。 

可见,虽然β<α没有记载在原专利申请文件中,但本领域技术人员从原说明书和权利要求书中可以直接、明确地推导出,只有在β<α的情况下,才能实现涉案申请说明书所记载的技术效果,实现涉案申请的发明目的,β<α已被原专利申请文件所隐含公开。故植源公司对涉案申请的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围,符合专利法第三十三条的规定。 

案件启示

(1)上述案例说明,原说明书和权利要求书记载的范围除了包括原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容之外,还包括所属领域技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容(即隐含公开内容)。

(2)“原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确地推导出的内容”是所属领域技术人员通过阅读原专利申请文件,结合发明目的,能够直接、明确地推导出的内容。

(3)对于在原专利申请文件中虽未予明确记载但已为原专利申请文件隐含公开的内容,必要时,可以积极地尝试将该内容加入到权利要求中。

(4)国家知识产权局的实质审查部门和复审部门对于专利申请文件修改的尺度把握可能更为严格,因此在撰写专利申请文件时,还是尽可能将关键技术信息记载在说明书中,节约审查程序。